정연용 변리사
“자신을 벌레로 만드는 사람은 나중에 그가 짓밟힌다고 불평할 수 없다”는 칸트의 말처럼 기업에서 특허나 상표 관리를 전략적으로 해두지 않아서 발생하는 손실은 막대하다.
기업 내 상표나 특허를 제대로 관리 안 하면 해외 지식재산권 분쟁에서 큰 위기에 처할 수도 있다. 초코파이를 한국 최초로 출시한 동양제과는 상표 관리를 소홀히 해 일반 소비자들은 초코파이를 과자의 한 종류로 인식했고, 그 앞에 붙은 크라운, 롯데, 해태 등의 별도 브랜드로 제품을 구별하게 된 것이다.
보통명칭 상표의 경우에는 고유 식별력이 없고, 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 상표로 보호받을 수 없기에 브랜드의 실질적 관리에 있어서 각별한 사전 검토가 요청된다.
우선 미국의 법원을 살펴본다. 스위스 치즈 컨소시엄은 스위스와 프랑스의 그뤼에르 지역에서 생산된 치즈에 라벨을 그뤼에르라고 붙였고, 미국 특허청에 인증마크로 등록받고자 르 그뤼에르로 출원했는데 심사 결과 치즈의 보통명칭에 불과하다는 거절 이유를 받고 결국 거절 결정을 받았다.
3년 후 다시 도전해 미국 특허청으로부터 인증마크 등록 결정을 받게 되는데, AOC글자와 약식화된 스위스 십자가, Switzerland 단어와 합해 르 그뤼에르로 받은 것이다. 그러나 항소법원에서는 이 상표의 등록을 부정하는 판결을 내렸다. 인증마크는 지리적 출처 표시를 포함해 상표와 같은 방식으로 등록이 가능한데 보통명칭은 인증마크로서 등록받을 수 없고, 일반 소비자가 그뤼에르를 스위스와 프랑스의 그뤼에르 지역에서 생산된 것보다는 치즈의 종류를 지칭하는 것으로 이해해 보통명칭에 불과한 것이란 결론이다.
다음으로 중국의 법원을 살펴본다. 푸젠 정미소는 분류 제30류 쌀을 지정상품으로 해 제1298859호 DAOHUAXIANG 상표 권리자로서 이 상표를 등록, 20년간 푸젠성의 주지상표로 지정됐는데 이 상표로 상표 사용 허가계약을 체결하고, 통상사용권 허가계약을 체결하며 실시료를 산정했다. 피고 우창 진푸타이사는 식량과 음료 등 생산·재배·가공·판매를 사업영역으로 하는 기업으로서 이 기업이 소재한 헤이룽장성 우창시는 벼 연구에 많은 공헌을 했는데 이전 명칭이 DAOHUAXIANG2호였고, 쌀을 생산·판매했으며, 푸젠성에 소재한 백화점에 판매를 행했고 이 상표가 벼의 품종과 쌀을 지칭하는 통용명칭(보통명칭)이라고 주장했다. 그러나 법원은 이 쌀의 포장에서 그 사용형태가 등록상표 DAOHUAXIANG와 매우 유사한 표지의 장식으로 사용되고 있어 등록상표를 무단으로 사용한 것으로 판단되며 소비자에게 오인·혼동을 초래하므로 상표권 침해에 해당된다고 설시했다.
재미있는 미국 관련 판결로는 BOOKING.COM 즉 보통명사.COM이 보통명칭 상표에 해당되는가이다. 미국 연방대법원의 다수 의견은 보통명사는 상품이나 서비스 종류의 특징이나 예시를 의미하지 않고 단지 상품 또는 서비스의 한 종류를 의미하는 것이며, 관련된 용어의 의미는 소비자들이 인식하는 용어의 의미라고 했다.
BOOKING.COM이 온라인 여행 예약 서비스를 제공하는 회사라는 한 출처의 표시로 인식되므로 보통명칭 상표가 아니라서 등록받을 수 있다는 것이다. 해외 수출 경쟁력을 드높이기 위해서는 전략적으로 꾸준하게 지식재산권을 준비해 최상의 조건을 만들어야 루돌프 폰 예링이 말한 ‘권리 위에 깨어있는 똘똘한 기업’이 될 것이다.