정연용 변리사
시장 진출을 하기 전에 특허 선행기술조사를 해보니, 경쟁사가 이미 보유하고 있는 특허권을 침해하지 않고 자사 제품의 설계를 변경하는 것을 회피설계라고 말한다. 창을 가진 입장, 즉 특허권을 보유한 입장에서는 향후 복제품을 차단하기 위해 회피설계에 대한 예방을 위해 미리 차단시키는 전략이 필요하고, 같은 시장을 진출하기 위해 방패를 가진 입장의 후발 기업에서는 특허권을 회피하는 설계로 향후 발생할 수 있는 특허분쟁을 예방하게 된다.
특허의 보호범위는 명세서 상 청구범위에 적혀 있는 사항에 의해 결정된다. 이들 청구범위를 해석하기 위한 기본원칙들이 있다. 우선 특허발명의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항으로 결정되어 진다고 하지만, 발명의 설명 중에서 보호 받길 원하는 부분을 함축적으로 표현하여 그 의미를 명확히 파악하기 어려운 경우가 많다.
따라서 문언의 의미를 파악하기 위해서는 발명의 설명과 도면을 참작하는 것이 요청된다. 회피설계를 위해서는 청구범위 내 구성요소를 면밀히 관찰하고 분석해 빠진 부분이 있는 지와 상세한 설명에 의해 뒷받침이 되는지 객관적이며 합리적으로 파악해 구체적으로 파악하고 이러한 분석으로 빠진 부분을 중심으로 회피설계의 실마리를 풀어나갈 수 있다.
둘째로, 특허등록절차를 진행하기 이전에 심사절차 진행 시 자료를 구체적으로 파악한다. 의견제출통지서 등을 토대로 의견서와 보정서를 분석하다보면 심사관과 협의하는 과정에서 일부 청구항을 삭제하거나 발명의 설명 또는 도면을 삭제하는 경우가 발생한다. 이들을 중심으로 새로운 발명으로 회피할 돌파구를 만들 수도 있겠다.
이때 특허등록요건과 특허침해요건을 판단함에 있어서 모두 문언해석과 발명의 설명 참작의 원칙이라는 통일적 해석기준을 적용하고 있다는 기준 아래서, 청구범위의 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 있으나 그 경우라도 명세서의 다른 기재에 의해 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니하며, 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다는 대법원 판시(2010후2377)를 기초로 회피설계의 돌파구를 발견할 수 있겠다.
끝으로 특허 요건을 판단하기 위해 발명의 기술적 구성은 특별한 사정이 없는 한 청구범위의 기초로 확정해야 하고, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의해 청구범위를 확장하거나 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다는 대법원 판시(2007후807)를 근거로 청구범위와 상세한 설명의 구성요소 및 그 유기적 결합관계를 면밀히 분석해 청구범위에서는 A범위까지이지만, 상세한 설명에서는 A범위와 아울러 B범위까지를 포함하였다고 하더라도 청구범위를 해석할 때, B범위까지를 포함해 권리범위를 해석하는 것은 확장해석으로 위법하기에 회피설계에서는 B범위를 회피설계의 모티브로 삼아 새로운 특허권을 확보하는 길잡이가 될 수 있다.
특허권을 가진 기업과, 회피설계하여 특허의 창을 피하려는 기업의 관계를 보면, ‘아는 것이 힘이다’와 ‘모르는 것이 약이다’의 관계처럼 모순되는 일로 보이지만, 기업의 생존과 경쟁을 위해서는 철저한 특허전략으로 긴장을 늦추지 않아야 글로벌 특허분쟁에서 살아남게 된다.