정연용 변리사
국내에서 이름을 포함한 상표로 소위 성명상표 관련 출원은 꾸준히 증가해 매년 1500건 내외가 특허청에 출원되고 있다. 아무래도 자신의 제품이나 서비스에 성명을 사용하게 되면 신뢰감, 품질만족도, 자부심이 높아져 차별화에도 공헌을 하게 된다.
히트곡 ‘니가 거기서 왜 나와’ ‘찐이야’ ‘막걸리 한잔’ 등으로 유명한 트로트 가수 영탁씨는 전통주 제조사인 예천양조를 상대로 영탁막걸리 상표권 사용을 금지해달라고 소송을 제기해 1심에서 승소했다. 서울중앙지법 민사합의62부에서는 표지가 영탁으로 표시된 막걸리 제품을 생산, 양도, 대여, 수입해서는 안 되고, 막걸리 제품의 포장 및 광고물에 표시해도 안 되고, 보관 중인 제품에서 표지를 제거하라고 판시했다.
예천양조는 2020년 1월 29일 ‘영탁막걸리’를 상표 출원했고, 특허청 상표심사관으로부터 2020년 12월 4일 의견제출통지서를 받았는데 “이 출원상표의 요부인 영탁은 TV조선의 미스터트롯을 비롯한 다양한 방송프로그램에 출연해 널리 알려진 연예인의 예명 ‘영탁’과 동일합니다”라는 이유로서, 결국 2021년 5월 4일 거절 결정을 받았다. 참고로 유사상표로 볼 수 있는 영탁, 영탁주, 영탁주점, 영탁탁주 등 모두 거절 결정됐다. 박영탁씨를 비롯한 공동출원인이 상표 출원한 상표 영탁은 등록 또는 공고 중에 있다.
국내에 널리 인식된 타인의 성명과 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출해 타인이 상품과 혼동하게 하는 행위는 부정경쟁행위로 보고 있다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 참조). 재판부에서는 예천양조가 막걸리 제품과 선전광고물 등에 영탁을 사용함으로써 일반인이나 거래자가 둘 사이에 밀접한 관계가 있다고 혼동하게 만들었는데, 특히 예천양조가 영탁막걸리를 출시한 이후 동종업계 매출 순위에서 11위로 뛰어올랐고, 그 매출이 50억원으로 전년 대비 4245% 증가한 점, 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상 등 다수 수상했단 점 등을 종합적으로 판단했다.
예천양조는 2020년 5월 영탁 측과 계약을 맺고 영탁막걸리를 출시했으나, 1년 후 광고모델 재계약 협상이 결렬됐고, 이후에도 예천양조 측에서 영탁 상표를 사용한다며 민사소송을 제기한 것이었다.
상표법상 저명한 타인의 성명으로는 상표등록이 불가능하다고 규정(퍼블리시티권)돼 있는데, 저명한 연예인의 본명 또는 예명은 상표의 가치가 높아서 고객들은 저명한 연예인, 스포츠 선수 등과 관련된 상품 또는 서비스로 오인할 수 있기 때문에 저명한 연예인, 스포츠 선수, 작가 등의 동의를 구한 후 승낙서를 상표출원과 동시에 제출해 상표등록이 가능하다. 거인의 어깨에 올라타기 위해서는 저명인의 동의를 구해 승낙서를 받아 상표 출원을 해두는 것이 바람직하다.
그렇지 않고 상표를 사용하게 되면, 소송이 툭 튀어나와서 영탁막걸리와 마찬가지로 관련 제품을 생산, 양도, 대여, 수입해서는 안 되고, 포장 및 광고물에 표시해도 안 되고, 보관 중인 제품에서 표지를 제거해야 하는 고통이 뒤따른다. 무엇보다도 오랫동안 고객의 애정을 다시 불러오기는 매우 어렵다.